Naruszenie cudzego prawa ochronnego na dany znak towarowy poprzez jego użycie w linkach i tzw. metatagach

Teza:

Samo naruszenie cudzego prawa ochronnego nie przekłada się automatycznie na zasadność dochodzonego roszczenia uprawnionego ze znaku towarowego. Istotne znaczenie ma to z jakim roszczeniem z tego tytułu występuje uprawniony, gdyż każde z wymienionych w art. 296 ust. 1 prawa własności przemysłowej, cechuje się indywidualnymi, jemu charakterystycznymi przesłankami, które oprócz samego zdarzenia prawnego – naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego, muszą wystąpić dla uznania zasadności roszczenia.

 

Okoliczności sporu:

Powód wnosił o zasądzenie od pozwanego odszkodowania pieniężnego. Żądanie to powód wywodził z wykorzystania przez pozwanego bez zezwolenia znaku słownego, zarejestrowanego jako znak towarowy powoda do oznaczenia jego firmy. Działanie pozwanego zdaniem powoda naruszyło przepisy art. 153 i 154 prawa własności przemysłowej oraz art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Pozwany zaprzeczył aby użył znaku towarowego powoda do oznaczenia własnej firmy, jak i wykorzystywał stronę internetową powoda, wskazując, iż posiada własną domenę, zaś jego działanie polegało jedynie na wypozycjonowaniu należącej do pozwanego strony internetowej przez „słowo klucz”. W ocenie pozwanego to zachowanie nie naruszało wskazywanych przez powoda przepisów. Nadto pozwany zarzucił niewykazanie przez powoda szkody, jej wysokości, jak i związku przyczynowego pomiędzy takim wypozycjonowaniem strony internetowej, a wskazaną przez powoda postacią szkody. Ponadto podniósł, iż pozycjonowanie strony dokonywała profesjonalna firma. Sąd Okręgowy oddalił powództwo.

W przedmiotowym postępowaniu jako bezsporny fakt Sąd uznał posiadanie przez powoda wyłącznego prawa do znaku towarowego. Z załączonego do pozwu wydruku strony internetowej powoda wynika, że pozwany użył tego znaku prowadząc działalność handlową w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, powodując ryzyko wprowadzenia w błąd potencjalnych odbiorców przez skojarzenie działalności pozwanego z firmą powoda, gdy po kliknięciu na tę nazwę otwierała się strona pozwanego. Strona pozwana prowadziła konkurencyjną działalność w stosunku do firmy powoda. Pozwany w korespondencji elektronicznej skierowanej do powoda wskazał, że reklama na stronie była pomyłką firmy reprezentującej pozwanego. Pozwany wykonanie czynności pozycjonowania swej strony internetowej zlecił profesjonalnej firmie. Sąd uznał, że doszło do naruszenia praw powoda ze znaku towarowego w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Prawo własności przemysłowej, jak i nieuczciwej konkurencji. Pozycjonowanie strony internetowej pozwanego z użyciem znaku towarowego powoda, bez jego zgody, gdy strony prowadzą działalność handlową w tej samej branży, mogło wprowadzić w błąd potencjalnych klientów (internautów), rodzić skojarzenia gospodarczego powiązania stron. Jednakże brak jest podstaw do uwzględnienia roszczenia, gdy powód nie wykazał zaistnienia szkody w dochodzonej postaci, a mianowicie, że w okresie bezprawnego wykorzystania przez pozwanego znaku słownego bezużyteczne i bezcelowe stały się koszty poniesione przez powoda dla pozycjonowania i reklamy swej strony internetowej. Ze strony internetowej pojawiającej się po wpisaniu w wyszukiwarce internetowej, można było wejść nie tylko na stronę pozwanego, ale i na stronę powoda, do której odesłanie znajdowało się na dwóch kolejnych pozycjach. Nie została również wykazana wysokość szkody, jak i czasokres trwania naruszenia, które powód przekłada na szkodę. Ponadto powód nie wykazał, aby to pozwany zlecił firmie świadczącej usługi pozycjonowania stron internetowych wykorzystanie konkretnego słowa, gdy samego pozycjonowania dokonywała profesjonalna firma w tej dziedzinie, co w świetle art. 429 k.c. zwalnia pozwanego od odpowiedzialności.

Powód złożył apelację od tego wyroku.

W apelacji powód zarzucił rozstrzygnięciu m. in. naruszenie prawa materialnego – art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Prawo własności przemysłowej poprzez przyjęcie, że pozwany nie jest odpowiedzialny z tytułu naruszenia prawa ochronnego na zarejestrowany znak towarowy jako używający wskazany znak beneficjent, lecz firma która przyjęła zlecenie pozycjonowania strony internetowej, a w konsekwencji brak przypisania pozwanemu znamienia nieuprawnionego „użycie” zastrzeżonego znaku towarowego, art. 296 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 361 § 2 poprzez bezzasadne przyjęcie, że bezprawne używanie znaku towarowego nie wywołało żadnej szkody w majątku powoda.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. 2017 poz. 776)

 

Rozstrzygnięcie:

Sąd oddalił apelację powoda, wskazując m. in., iż niniejsza sprawa dotyczy używania cudzych znaków towarowych w linkach i tzw. metatagach. Linki są odesłaniami umieszczonymi na stronach internetowych, które przenoszą korzystają z nich osoby na inne strony lub w inne miejsca tej samej strony internetowej. Posługując się cudzymi znakami towarowymi można spowodować, że strona wpisująca daną nazwę w wyszukiwarce internetowej zostaje skierowana na stronę innego podmiotu, niż ten którego faktycznie poszukuje. W ten sposób może dojść do naruszenia cudzego prawa ochronnego na dany znak towarowy, gdy dochodzi wtedy do bezprawnego posłużenia się cudzym znakiem towarowym.

Użycie przez reklamodawcę oznaczenia identycznego ze znakiem konkurenta jako słowa kluczowego w ramach usługi odsyłania w internecie w tym celu, by internauta zapoznał się nie tylko z towarami lub usługami oferowanymi przez tego konkurenta, ale również z towarami i usługami reklamodawcy, stanowi używanie dla towarów lub usług tego reklamodawcy. Ponadto z używaniem dla towarów i usług mamy do czynienia również w przypadkach, gdy użycie przez reklamodawcę oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym jako słowa kluczowego nie ma na celu przedstawienia jego towarów lub usług jako oferty alternatywnej względem towarów i usług właściciela wspomnianego znaku, a wręcz przeciwnie, ma wprowadzać internautów w błąd co do pochodzenia tych towarów lub usług, skłaniając ich do uznania, że pochodzą one od właściciela znaku lub od przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo. Do sądu krajowego należy ocena, w każdym przypadku, czy okoliczności stanu faktycznego zawisłego sporu, charakteryzują się występowaniem lub możliwością wystąpienia negatywnego wpływu na funkcję wskazania pochodzenia z punktu widzenia właściwie poinformowanego i dostatecznie uważnego internauty. Ponadto ochrona uprawnia do zakazania osobie trzeciej używania znaku towarowego dla towarów i usług identycznych z tymi dla których znak jest zarejestrowany, jeżeli używanie to negatywnie wpływa na możliwość wykorzystania znaku przez właściciela jako elementu promocji sprzedaży lub instrumentu strategii handlowej.

Jak wskazał sąd, w niniejszej sprawie stosowanie przepisów ogólnych kodeksu cywilnego nie jest wyłączone. Z treści art. 296 § 1 prawa własności przemysłowej wynika, że osoba której prawo ochronne do znaku towarowego zostało naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo również naprawienia szkody tylko w razie zawinionego naruszenia na zasadach ogólnych. Przesłankami roszczenia odszkodowawczego na gruncie art. 296 § 1 Prawa własności przemysłowej i art. 415 k.c. jest: wystąpienie szkody, spowodowanie jej przez zdarzenie, z którym ustawodawca łączy obowiązek odszkodowawczy – zaistnienie tego zdarzenia, związek przyczynowy pomiędzy tym zdarzeniem a szkodą w dochodzonej postaci, wina, gdy odpowiedzialność odszkodowawcza tak za naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego, czy za czyny nieuczciwej konkurencji oparta jest na zasadzie winy. Ciężar wykazania tych przesłanek spoczywa na powodzie. Samo wykazanie zdarzenia z którym łączona jest szkoda, w tym przypadku naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego powoda, czy wystąpienia czynu nieuczciwej konkurencji, nie jest wystarczające dla uznania zasadności roszczenia, gdy nie wykazane zostaną pozostałe w/w przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej.

Istotnym elementem tej odpowiedzialności jest kwestia zawinienia występującego czy to w postaci winy umyślnej czy nieumyślnej będącej wynikiem braku dołożenia należytej staranności (art. 355 § 2 k.c.). Podstawą odpowiedzialności jest wina za własne działania, jak i za działania podwładnych (art. 430 k.c.), czy osób którym przedsiębiorca powierzył wykonanie określonych czynności, a które doprowadziły do naruszenia praw innego przedsiębiorcy (art. 429 k.c.). Możliwość zastosowania przepisu art. 429 k.c. w tego rodzaju sprawach, powoływania się pozwanego na brak winy w wyborze osoby, której powierzył wykonanie czynności lub powierzenie jej profesjonalnemu podmiotowi, nie oznacza jednocześnie, że w każdym takim przypadku pozwany przedsiębiorca uwolni się od odpowiedzialności. Wszystko zależy od okoliczności konkretnej sprawy, sposobu naruszenia. Może być bowiem tak, że samo zapoczątkowanie „użycia”, wykorzystania cudzego znaku towarowego, np. czy to poprzez sporządzenie opakowania towaru, opracowania logo firmy, materiałów reklamowych itp. dokonane zostanie przy posłużeniu się wyspecjalizowaną, profesjonalną firmą w danej dziedzinie, jednakże przedsiębiorca dla którego to opracowano – beneficjent danej czynności będzie się posługiwał w swej działalności handlowej tym oznaczeniem zawierającym cudzy znak, stąd w tym zakresie jego zachowanie będzie podlegało ocenie z punktu widzenia własnej winy za używanie, wykorzystywanie cudzego znaku. Nie bez znaczenia z punktu widzenia zawinienia własnego będzie tutaj sposób i okres używania, posługiwania się cudzym oznaczeniem, przekładający się na ocenę świadomości posłużenia się cudzym oznaczeniem czy dołożenia należytej staranności, w tym zakresie.

W stanie faktycznym sprawy użycia znaku słownego zarejestrowanego na rzecz powoda i stanowiącego element firmy, jako słowa klucza dla wypozycjonowania strony internetowej pozwanego, jest niesporny. Jednakże, zdaniem sądu, to zaś samo przez się nie przesądza automatycznie zawinienia, co wynika chociażby wprost z treści art. 296 § 1 Prawa własności przemysłowej, który poza spornym zdarzeniem naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego wprowadza odrębną przesłankę zawinienia naruszenia dla przyjęcia odpowiedzialności odszkodowawczej.

Wbrew stanowisku powoda, pozwany nie uznał swojej winy, a jedynie przyznał fakt takiego wykorzystania znaku powoda. Przy ocenie zawinienia nie można pomijać, że pozwany samą usługę pozycjonowania swej strony internetowej (podobnie zresztą jak czyni to powód) zlecił wyspecjalizowanej w tej materii firmie. W momencie zaś pozyskania informacji o wykorzystaniu znaku powoda, zgłoszenia zastrzeżeń ze strony powoda, pozwany niezwłocznie, bo w dniu 7 grudnia 2010 r. przystąpił do wyjaśnienia tej kwestii w firmie świadczącej usługę pozycjonowania. Pozwany wskazał wówczas, że jest to wynikiem pomyłki firmy, która go reprezentuje i przeprosił za zaistniałą sytuację, jednocześnie przesyłając powodowi wyjaśnienia firmy świadczącej usługę jak doszło do użycia jego znaku, wskazujące, że reklamy dla danego hasła zostały całkowicie usunięte z reklamy. W tej sytuacji faktycznej, gdy takie wykorzystywanie znaku miało miejsce przez krótki czas, zważywszy na to w jakich okolicznościach doszło i kto doprowadził faktycznie do pozycjonowania strony internetowej pozwanego znakiem, zachowanie pozwanego po ujawnieniu tego faktu opisane powyżej, niezwłoczne doprowadzenie do wyeliminowania tego oznaczenia, nie daje podstaw do kreowaniu tezy o zawinieniu pozwanego, w szczególności twierdzonej przez powoda świadomości pozwanego istniejącego stanu rzeczy, umyślnego działania.

Ponadto, Sąd wskazał, iż powód nie dostarczył materiału dowodowego pozwalającego uznać, że szkoda w postaci przez niego wskazanej wystąpiła, a nadto, że pozostawała ona w związku przyczynowym z zachowaniem pozwanego, a w tej materii powoda obciążał ciężar dowodzenia. Sąd uznał, że oczywistym jest, iż szkoda jako uszczerbek majątkowy w dobrach prawnie chronionych może przybrać różnoraką postać. Rzecz jednak w tym, że dla zasadności roszczenia odszkodowawczego niewystarczające są same wywody teoretyczne, niezbędne jest udowodnienie, że szkoda w danej postaci wystąpiła, a więc w majątku powoda wystąpił uszczerbek będący następstwem zachowania pozwanego, z którym ustawodawca łączy odpowiedzialność odszkodowawczą, a to w tym przypadku nie nastąpiło.